Durata e mantenimento in vita

Il periodo di protezione del disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e può essere rinnovata, pagando la tassa di mantenimento in vita, per 4 quinquenni, fino ad un totale massimo di 25 anni. Per il mantenimento in vita è sufficiente pagare il diritto di mantenimento in vita del brevetto entro e non oltre l'ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda: così, se un disegno o modello è stato depositato il 10 luglio 2012, le spese di rinnovo per il successivo quinquennio andranno versate entro il 31 luglio del 2017, e poi nuovamente, sempre entro il 31 luglio, ogni 5 anni. È ammesso un pagamento con un ritardo fino a sei mesi, con l’applicazione di un diritto di mora. Decorso il tiolo decade e chiunque può utilizzarlo. In casi eccezionali, il titolare che non abbia rispettato il termine prescritto, può essere reintegrato nei suoi diritti ai sensi dell’art. 193 CPI (Reintegrazione). Chiunque può provvedere al pagamento dei diritti di proroga da corrispondersi tramite pagamento all'Agenzia delle Entrate esclusivamente attraverso l’utilizzo del modello F24. L’attestazione di versamento dei diritti relativi al mantenimento in vita deve essere conservata in originale.

Il costo di ciascuna annualità aumenta con il numero degli anni:

Diritti per mantenere in vita un disegno o modello                                      

• per il primo quinquennio euro 30
• per il secondo quinquennio euro 50
• per il terzo quinquennio euro 70
• per il quarto quinquennio euro 80
• tassa di mora per il ritardo euro 100

 Alla scadenza dei 25 anni di protezione, il disegno o modello non gode più di protezione e chiunque lo può utilizzare senza vincoli o versamento di corrispettivi.

Nullità della registrazione

La registrazione è nulla:

• se il disegno o modello non possiede i requisiti della novità e della individualità;
• se è contrario all’ordine pubblico ed al buon costume;
• se il titolare non aveva diritto ad ottenerla;
• se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo o di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;
• se costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi indicati nell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ovvero di altri segni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato;
• se è in conflitto con un disegno o modello il cui diritto esclusivo decorra dalla data precedente.

Trasferimento

Il titoli di proprietà industriale sono dei veri e propri diritti di proprietà e possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito. Ogni trasferimento deve essere fatto secondo le regole del Codice Civile per il trasferimento di beni mobili registrati(vedi Codice Civile). Si consiglia di comunicare all’UIBM l’avvenuto trasferimento del marchio con la Trascrizione; tale comunicazione non è obbligatoria. Il diritto può essere trasferito a titolo definito (cessione) oppure concesso in godimento temporaneo (licenza); la licenza può essere esclusiva se concessa d un solo imprenditore, oppure non esclusiva quando concessa ad una pluralità di soggetti, compreso, volendo, il titolare.

La protezione del disegno o modello ha carattere territoriale, è valida solo nel territorio del Paese in cui è avvenuta. Quindi, se si vuole proteggere i  disegni o modelli nei Paesi in cui sono commercializzati, è necessario richiedere la registrazione del disegno o modello in ciascuno di quei Paesi.

L’estensione internazionale della domanda di disegno o modello può essere presentata entro i 6 mesi dalla data di deposito della prima domanda nazionale ed è possibile godere del cosiddetto “diritto di priorità” (far anticipare la tutela alla data in cui è stato fatto il primo deposito nazionale).

Dopo la scadenza di questo periodo, non sarà più possibile chiedere l’estensione internazionale della domanda.

È anche possibile presentare direttamente una domanda di registrazione di disegno o modello all’estero, senza dover necessariamente presentare domanda in Italia e poi estendere la tutela.

I modi per ottenere la protezione del disegno o modello all’estero sono:

• attraverso una serie di registrazioni nazionali presentando domanda di registrazione separata presso l’Ufficio competente di ogni Paese, secondo le regole di ciascun Paese;
• attraverso una registrazione regionale: 1. se si desidera ottenere la protezione sono membri dell’Unione Europea, è possibile presentare un’unica domanda di registrazione presso l’EUIPO per una protezione nei Paesi membri. 2. l’Ufficio del Disegno del Benelux (BDO), con sede a L’Aja (Paesi Bassi), per la protezione dei disegni e modelli in Belgio, Olanda e Lussemburgo; 3. l’Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Industriale (ARIPO) con sede ad Harare (Zimbabwe), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di lingua inglese; 4. l’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), con sede a Yaoundé (Camerun), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di lingua francese.

• attraverso la via internazionale nei Paesi del cosiddetto sistema dell’Aja attraverso l’ufficio internazionale WIPO.

L’Accordo dell’Aja prevede una procedura semplice e relativamente economica per la registrazione dei disegni e modelli in diversi Paesi aderenti all’Accordo (69 Paesi) ed è gestita dalla WIPO.

Nella domanda devono essere indicati i Paesi per i quali si chiede la tutela e pagare le tasse corrispondenti che variano a seconda dei Paesi. Il disegno o modello verrà tutelato nei 69 Paesi aderenti all’Accordo per cui viene fatta richiesta.

Per ottenere un cambiamento anagrafico, di titolarità o altri atti rilevanti nella raccolta delle domande e titoli di proprietà industriale (banca dati) occorre depositare una istanza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le modifiche possono riguardare

• tutti i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni/modelli, varietà vegetali ecc.) depositati, concessi o registrati a livello nazionale
• marchi internazionali
• traduzioni nazionali di brevetti europei.

Le istanze sono denominate:

• per annotazione, in caso di variazioni anagrafiche , rinunce o limitazioni
• per trascrizione, in caso di trasferimenti di titolarità dei diritti di proprietà industriale

Attenzione: qualora si debbano apportare modifiche sostanziali ad un marchio ovvero si intenda ampliarne la tutela (numero delle classi o elenco dei prodotti/servizi), è necessario effettuare un nuovo primo deposito che segue in tutto le regole del primo deposito.

Le domande vengono assegnate all’esame secondo ordine cronologico di deposito; se è richiesta l’inaccessibilità al pubblico della documentazione, la domanda sarà esaminabile solo dopo la scadenza del periodo di inaccessibilità.

L’esame della domanda prevedono verifica dei ricevibilità della domanda ed esame di merito; l’ufficio non effettua ricerche di anteriorità volte ad accertare la novità del disegno o modello.

La verifica di ricevibilità serve ad accertare che la domanda sia stata compilata negli elementi essenziali e che siano state pagate le tasse.

Comportano irricevibilità della domanda l’assenza di:

• Indicazione del richiedente;
• Indicazione del domicilio elettivo;
• Indicazione del disegno o modello, in forma di titolo o eventualmente le indicazioni delle caratterisctiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

L’esame di merito è volto a verificare gli impedimenti assoluti alla registrazione:

• che il disegno o modello abbia i requisiti di legge;
• che le immagini presentate siano chiare e idonee a comprendere i limiti della tutela.

Se ci sono delle criticità, l’ufficio invia comunicazioni ufficiali (RILIEVI) al domicilio elettivo indicato nella domanda, assegnando tempo per rispondere. In caso di mancata risposta o comunque di risposta che non consente la risoluzione della criticità, l’ufficio procede al rigetto della domanda.

Se non è stata inserita la classe di Locarno, o è stata inserita una classe errata, l’ufficio provvede all’inserimento corretto.

Le domande che non hanno subito rilievi, e quelle per le quali sono state risolte le criticità, vengono registrate.

Ricorso alla commissione per rigetto della domanda

Istruzioni per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ai sensi dell’art. 135 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10/2/2005 e successive modificazioni – C.P.I.) è possibile presentare ricorso avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingono, totalmente o in parte, una domanda o una istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal codice medesimo.

Il ricorso deve essere presentato secondo le seguenti modalità:

Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato alla Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19, 00187 Roma.

Deve essere notificato, ai sensi dell’art. 136, comma 1 C.P.I. sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia ai controinteressati, ai quali l’atto direttamente si riferisce, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o avvia avuto conoscenza dell’atto impugnato o – per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale – dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche (da effettuarsi tramite ufficiale giudiziario e, comunque secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente in materia) deve essere inviato:

• attraverso il portale di servizio online https://servizionline.uibm.gov.it. In tal caso l’utente, per poter fruire del servizio deve avere un casella di posta certificata ai sensi della normativa vigente in materia;
• mediante plico postale raccomandato, indirizzato alla Commissione dei Ricorsi – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19 – 000187 Roma, entro trenta giorni dall’ultima notifica effettuata.

Unitamente all’originale devono essere depositate 3 (tre) copie del ricorso (con gli eventuali allegati), salva la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie.

Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di € 518,00 effettuato sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Roma a favore del capitolo 3602 – capo X -, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima. Alla somma di € 518,00 vanno aggiunti € 8,85 nel caso in cui l’utente desideri ricevere copia conforme della sentenza della Commissione.

L’attività della Commissione dei Ricorsi

La Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Alla Commissione possono essere aggregati anche dei tecnici per riferire su singole questioni, nel caso in cui essa debba decidere su ricorsi che richiedono particolari conoscenze tecniche. La Commissione deve udire le parti interessate (il richiedente un certo provvedimento o il suo mandatario e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), eventualmente i tecnici, scelti dal Presidente, e deve tenere presente le loro osservazioni scritte; può disporre, altresì, i mezzi istruttori che ritiene opportuni.

Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze, di decreti o di sentenze; le sentenze sono definitive e sono direttamente impugnabili avanti la Corte di Cassazione.

Diritti di deposito

in euro

Diritti per mantenere in vita il disegno e modello oltre il quinto anno

in euro

Mora per ritardato pagamento dei diritti relativi ai disegni e modelli ornamentali

in euro

Diritti per trascrizioni

in euro

Diritti di continuazione della procedura (art. 192 CPI)

in euro

Imposta di bollo per depositare un’istanza di trascrizione

in euro

Diritti di segreteria per singolo fascicolo

in euro

N.B. Si ricorda che per l’istanza per il rilascio di documentazione autenticata deve essere presentata in bollo da € 16,00; alla stessa devono essere inoltre allegate marche da bollo, sempre del valore di € 16,00, nel numero di 1 ogni 4 pagine, a partire dal frontespizio (se presente) in cui sarà menzionato il numero delle pagine che compongono la documentazione.

Tariffe per l’attività di fotocopiatura o riproduzione per singolo fascicolo

in euro

Invio della documentazione per singolo fascicolo

in euro

Imposta di bollo su domande di brevetto per invenzione industriale, modello di utilità e disegni e modello

Per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; 2) richiesta di copia autentica  del verbale di deposito; 3) rilascio di copia autentica  del verbale di deposito: euro 20,00

1. Modalità telematica

2. Modalità cartacea presso la Camera di Commercio CCIAA

3. Modalità postale

 Il deposito si perfeziona con il pagamento della tassa di registrazione. La data del deposito sarà quella del pagamento della tassa.

Il rinnovo di un marchio deve essere effettuato entro la scadenza del decimo anno, intesa come ultimo giorno del mese di deposito.

Qualsiasi deposito si perfeziona con il pagamento della tassa e la data effettiva del deposito è la data di pagamento della tassa; la tassa del deposito del rinnovo della domanda deve essere pagata entro la scadenza.

Si può presentare una domanda di rinnovo di un marchio già da 12 mesi prima della sua scadenza. Si considera come data di scadenza del decennio l’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria. Si può rinnovare con  un ritardo fino a 6 mesi pagando la mora. Oltre questa data il marchio non più è rinnovabile e va presentata una nuova domanda di Marchio-primo deposito

La data da cui decorre la validità del rinnovo è la data di scadenza della registrazione precedente. (vedi FAQ: Da quando inizia la tutela del marchio? Risposte alle domande più frequenti - Caratterische del marchio) 

Il marchio deve essere identico a quello che si rinnova. Non si possono apportare modifiche: non si può cambiare la grafica e non si possono aumentare le classi.

L’unica operazione possibile in sede di rinnovo è la riduzione delle classi; insieme alla domanda di rinnovo deve essere presentata istanza di limitazione nella quale si indicano le classi per cui viene chiesto il rinnovo (senza menzionare quelle per cui non si rinnova)

La domanda di rinnovo è soggetta a esame di verifica di regolarità volta ad accertare che non siano state apportate modifiche; l’iter d’esame di rinnovazione della domanda di marchio non prevede la procedura di opposizione. al momento della presentazione della domanda di rinnovo è possibile procedere a limitazione per classi e/o prodotti

Se al momento del rinnovo di un marchio sono cambiate delle circostanze rispetto a quelle del primo deposito (ad esempio sono cambiati i titolari, o è cambiato il domicilio elettivo) OCCORRE FORNIRE I DATI AGGIORNATI; se è cambiato il titolare, ma non era stata presentata la trascrizione, va allegata copia dell’atto di cessione.

Come effettuare il deposito di rinnovo

1. Procedura telematica
2. Procedura cartacea presso la Camera di Commercio (CCIAA)
3. Procedura postale

Il deposito si perfeziona con il pagamento della tassa di registrazione. La data del deposito sarà quella del pagamento della tassa.

Modalità telematica

Il deposito telematico non è l’invio telematico della domanda cartacea, ma è la compilazione online della domanda effettuata sul sistema informativo dedicato: sezione servizi on line

Per il deposito è necessario registrarsi ai servizi telematici ed è obbligatoria la firma digitale.

L’immagine del Marchio deve essere su un file e caricata nella sezione apposita.

La marca da bollo omnicomprensiva da 42€ deve essere acquistata prima del deposito; prima dell’invio della domanda, il sistema chiede di inserire numero seriale e data di emissione della marca da bollo.

Dopo aver inviato la domanda, l’UIBM invia una email con il mod. F24 “Versamento con elementi identificativi” precompilato per il pagamento della tassa. Vedi Costi di un deposito nazionale e Costi di un rinnovo nazionale. 

Modalità cartacea presso la Camera di Commercio CCIAA

Il Modulo della domanda e le istruzioni per la compilazione sono disponibili al link Marchi-primo deposito in caso di primo deposito oppure Marchi- rinnovo in caso di rinnovo di una domanda di marchio.

Il Modulo è un PDF scrivibile e va compilato al computer.

Se la domanda è presentata:

• dal richiedente (futuro titolare) scegliere PER RICHIEDENTE;
• dal mandatario (con lettera d'incarico) scegliere PER MANDATARIO;
• dall'avvocato (con lettera d'incarico) scegliere PER RAPPRESENTANTE;

Il deposito si effettua in CCIAA presentando 1 originale e 2 copie del modulo e una immagine del marchio su foglio bianco.

Alla CCIAA deve essere preventivamente corrisposto il diritto di segreteria (chiedere alla CCIAA come pagare).

Presentata la domanda, la CCIAA genererà un mod. F.24 “Versamento con elementi identificativi” precompilato per il pagamento della tassa. Vediì Costi di un deposito nazionale e  Costi di un rinnovo nazionale

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Modalità postale

Inviando una raccomandata a/r all’indirizzo:

DGLC-UIBM Div. V-Servizi per l’Utenza-Via Molise, 19 - 00187 Roma. 

Nel plico devono essere presenti i seguenti documenti:

• modulo: n. 1 originale e n. 2 copie (sull'originale deve essere apposta una marca da bollo da 16€);
• immagine del marchio su foglio bianco;

Attestazione del pagamento della tassa con modello F24 «elementi identificativi». Costi di un deposito nazionale e Costi di un rinnovo nazionale

  L’elemento identificativo da inserire è il codice fiscale del richiedente;

• Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio di Roma (c/c postale 33692005) di  40€.

Tariffe Marchi

Tasse per il primo deposito per il rinnovo ai marchi di impresa

in euro

Tasse per il primo deposito per il rinnovo marchi collettivi e di certificazione

in euro

Imposta di bollo deposito marchi

Trascrizione atti relativi ai marchi di impresa

Imposta di bollo per deposito trascrizioni

  in euro

Mora per ritardato pagamento (da effettuare comunque entro il semestre successivo)

  in euro

Diritti di deposito dell’opposizione alla registrazione dei marchi 

 in euro

Imposta di bollo deposito dell’opposizione alla registrazione dei marchi 

in euro

Lettere di incarico 

Laddove le operazioni relative ai titoli di proprietà industriale siano compiute attraverso un mandatario (consulente in proprietà industriale o avvocato iscritto al relativo albo professionale), va presentata la relativa lettera di incarico bollata con marca da 16,00 euro (salvo il caso del deposito on-line dell'istanza); la stessa deve essere sottoscritta da mandante e mandatario, datata e non necessita di notarizzazione.

Deve altresì essere corrisposta la tassa di concessione governativa di 34,00 euro (conteggiata nel totale del deposito) attraverso l’utilizzo del modello F24.

Si ricorda che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13 bis del D.P.R. 26-10-1972 n. 641 e del n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26-10-1972 n. 642.  

  in euro

Diritti di segreteria per singolo fascicolo

  in euro

N.B. Si ricorda che per l’istanza per il rilascio di documentazione autenticata deve essere presentata in bollo da € 16,00; alla stessa devono essere inoltre allegate marche da bollo, sempre del valore di € 16,00, nel numero di 1 ogni 4 pagine, a partire dal frontespizio (se presente) in cui sarà menzionato il numero delle pagine che compongono la documentazione.

Tariffe per l’attività di fotocopiatura o riproduzione per singolo fascicolo

  in euro

Invio della documentazione –per singolo fascicolo

  in euro

Fonte: sito web Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

La domanda di registrazione di disegno o modello può essere presentata da chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti etc, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliato in uno dei Paesi UE. Possono essere titolari anche più soggetti.

La domanda può essere presentata direttamente dal titolare; il titolare può decidere di farsi rappresentare. Gli unici soggetti abilitati alla rappresentanza presso l’UIBM sono Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all’ordine (mandatario) oppure gli Avvocati iscritti all’ordine (rappresentante). Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare presso l’UIBM, pertanto non possono firmare al posto del titolare.

Il conferimento dell’incarico deve avvenire sempre per iscritto e può essere fatto attraverso una lettera d’incarico o procura generale. vedi FAQ. Cos’è una Lettera d’incarico?

Al disegno o modello deve essere dato un titolo sintetico che indichi cosa si deposita, non un nome di invenzione.

Qualunque sia la modalità che si sceglie per il deposito della domanda, deve essere sempre allegata la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo.

Le immagini devono essere chiare, nitide ed ordinate;

• si possono depositare sia immagini fotografiche, sia disegni, sia immagini prodotte con strumenti digitali;
• l’immagine deve contenere solo il disegno e/o modello (ad esempio, nel caso di magliette, non deve esserci un manichino) e devono essere su sfondo bianco;
• qualora si depositi una fotografia del prototipo del disegno che abbia anche altri elementi (ad esempio una lampada posizionata su un mobile), questa può essere aggiuntiva (non esclusiva) ed è necessario specificare che si tratta di “immagine presentata solo a scopo esemplificativo”;
• è possibile depositare più viste dello stesso disegno (utili quando si tratta di un prodotto tridimensionale) che devono essere ciascuna su un foglio;

Per completezza della domanda, è possibile (e fortemente consigliabile) allegare altri documenti che tuttavia non sono obbligatori:

• la descrizione del disegno o modello, che spieghino a parole il disegno chiarendolo, che dovrà:
• riferirsi al disegno o modello e non al prodotto al quale esso si applica ;
• essere accurata e atta a mostrare la differenza fra il disegno o modello depositato e ogni altro disegno o modello preesistente;
• coprire tutte le caratteristiche estetiche proprie del disegno o modello, metterne in rilievo gli aspetti più importanti.

La descrizione deve riferirsi solo all’immagine e non spiegare il significato dell’immagine, il messaggio che si vuole trasmettere;

• una o più rivendicazioni che indichino brevemente le parti essenziali e nuove del modello (ogni rivendicazione deve riferirsi a una sola caratteristica); tali rivendicazioni costituiscono la parte che delimita la tutela stessa del modello
• la designazione dell'inventore riportante cognome e nome, nazionalità e residenza dello stesso, se il nominativo non è indicato nel modulo di domanda. La designazione deve essere firmata dal titolare della domanda e dall’inventore;
• l’eventuale lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento o procura generale, nel caso si sia affidata la registrazione a un consulente o a un avvocato
• l’eventuale documento di priorità con traduzione in lingua italiana solo se si rivendica un diritto di priorità di un primo deposito effettuato all’estero.