La domanda marchio può essere presentata da chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti etc, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliato in uno dei Paesi UE. Possono essere titolari di un marchio anche più soggetti.

La domanda può essere presentata direttamente dal titolare; il titolare può decidere di farsi rappresentare. Gli unici soggetti abilitati alla rappresentanza presso l’UIBM sono Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all’ordine (mandatario) oppure gli Avvocati iscritti all’ordine (rappresentante). Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare presso l’UIBM, pertanto non possono firmare al posto del titolare.

Il conferimento dell’incarico deve avvenire sempre per iscritto e può essere fatto attraverso una lettera d’incarico o procura generale.

Primo Deposito

Prima di presentare domanda di marchio è necessario

• assicurarsi che sia conforme alle prescrizioni di legge e possegga tutti i requisiti richiesti;
• scegliere le classsi della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza) per le quali si vuole tutelare il marchio;
• verificare che non si stiano violando diritti altrui e che il marchio sia nuovo e non confondibile attraverso la ricerca di anteriorità.

Come effettuare il deposito

1. Modalità telematica

A .b. Modalità telematica: fast-track

1. Modalità cartacea presso la Camera di Commercio (CCIAA)
2. Modalità postale

Il deposito si perfeziona con il pagamento della tassa di registrazione. La data del deposito sarà quella del pagamento della tassa.

Modalità telematica

Il deposito telematico non è l’invio telematico della domanda cartacea, ma è la compilazione online della domanda effettuata sul sistema informativo dedicato: sezione servizi on line

Per il deposito è necessario registrarsi ai servizi telematici ed è obbligatoria la firma digitale.

L’immagine del Marchio deve essere su un file e caricata nella sezione apposita.

La marca da bollo omnicomprensiva da 42€ deve essere acquistata prima del deposito; prima dell’invio della domanda, il sistema chiede di inserire numero seriale e data di emissione della marca da bollo.

Dopo aver inviato la domanda, l’UIBM invia una email con il mod. F24 “Versamento con elementi identificativi” precompilato per il pagamento della tassa. Vedi Costi di un deposito nazionale e Costi di un rinnovo nazionale.

Modalità telematica- Fast track

La procedura Fast- track è utilizzabile solo per i depositi telematici. Segue le stesse regole del deposito telematico di firma digitale, marca da bollo e procedura.

Per accedere alla procedura “fast track” il richiedente deve utilizzare esclusivamente i prodotti e servizi inclusi nella vigente classificazione di Nizza, presente nel sistema e non la scelta libera. Questo consente di ridurre i tempi di esame di merito della domanda.

Il pagamento è contestuale all’invio della domanda (tramite il sistema pubblico PagoPa).

Modalità cartacea presso la Camera di Commercio CCIAA

Il Modulo della domanda e le istruzioni per la compilazione sono disponibili al link Marchi-primo deposito in caso di primo deposito oppure Marchi- rinnovo in caso di rinnovo di una domanda di marchio.

Il Modulo è un PDF scrivibile e va compilato al computer.

Se la domanda è presentata:

• dal richiedente (futuro titolare) scegliere PER RICHIEDENTE;
• dal mandatario (con lettera d'incarico) scegliere PER MANDATARIO;
• dall'avvocato (con lettera d'incarico) scegliere PER RAPPRESENTANTE;

Il deposito si effettua in CCIAA presentando 1 originale e 2 copie del modulo e una immagine del marchio su foglio bianco.

Alla CCIAA deve essere preventivamente corrisposto il diritto di segreteria (chiedere alla CCIAA come pagare).

Presentata la domanda, la CCIAA genererà un mod. F.24 “Versamento con elementi identificativi” precompilato per il pagamento della tassa. Vediì Costi di un deposito nazionale e  Costi di un rinnovo nazionale.

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Modalità postale

Inviando una raccomandata a/r all’indirizzo:

DGLC-UIBM Div. V-Servizi per l’Utenza-Via Molise, 19 - 00187 Roma. 

Nel plico devono essere presenti i seguenti documenti:

• modulo: n. 1 originale e n. 2 copie (sull'originale deve essere apposta una marca da bollo da 16€);
• immagine del marchio su foglio bianco;

Attestazione del pagamento della tassa con modello F24 «elementi identificativi». Costi di un deposito nazionale e Costi di un rinnovo nazionale

  L’elemento identificativo da inserire è il codice fiscale del richiedente;

• Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio di Roma (c/c postale 33692005) di  40€.

Tariffe Marchi

 Tasse per il primo deposito per il rinnovo ai marchi di impresa

in euro

Tasse per il primo deposito per il rinnovo marchi collettivi e di certificazione

in euro

Imposta di bollo deposito marchi

Trascrizione atti relativi ai marchi di impresa

Imposta di bollo per deposito trascrizioni

  in euro

Mora per ritardato pagamento (da effettuare comunque entro il semestre successivo)

  in euro

Diritti di deposito dell’opposizione alla registrazione dei marchi 

 in euro

Imposta di bollo deposito dell’opposizione alla registrazione dei marchi 

in euro

Lettere di incarico

Laddove le operazioni relative ai titoli di proprietà industriale siano compiute attraverso un mandatario (consulente in proprietà industriale o avvocato iscritto al relativo albo professionale), va presentata la relativa lettera di incarico bollata con marca da 16,00 euro (salvo il caso del deposito on-line dell'istanza); la stessa deve essere sottoscritta da mandante e mandatario, datata e non necessita di notarizzazione.

Deve altresì essere corrisposta la tassa di concessione governativa di 34,00 euro (conteggiata nel totale del deposito) attraverso l’utilizzo del modello F24.

Si ricorda che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13 bis del D.P.R. 26-10-1972 n. 641 e del n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26-10-1972 n. 642.  

  in euro

Diritti di segreteria per singolo fascicolo

  in euro

N.B. Si ricorda che per l’istanza per il rilascio di documentazione autenticata deve essere presentata in bollo da € 16,00; alla stessa devono essere inoltre allegate marche da bollo, sempre del valore di € 16,00, nel numero di 1 ogni 4 pagine, a partire dal frontespizio (se presente) in cui sarà menzionato il numero delle pagine che compongono la documentazione.

Tariffe per l’attività di fotocopiatura o riproduzione per singolo fascicolo

  in euro

Invio della documentazione –per singolo fascicolo

  in euro

Esame della domanda e procedura di opposizione

Le domande vengono assegnate all’esame secondo ordine cronologico di deposito e prevedono una verifica di ricevibilità e l’esame di merito. L’ufficio non effettua ricerche di anteriorità volte ad accertare la novità del marchio.

La verifica di ricevibilità serve ad accertare che la domanda sia stata compilata negli elementi essenziali e che siano state pagate le tasse.

Comportano irricevibilità della domanda:

• La mancata indicazione del richiedente identificato o identificabile;
• la mancata indicazione del domicilio elettivo;
• l’assenza delle classi (aver lasciato la casella vuota) e dell’indicazione dei prodotti/servizi;
• l’assenza della riproduzione del marchio: immagine (in caso di marchio figurativo) o denominazione (in caso di marchio denominativo)

L’esame di merito verifica:

• che il marchio abbia i requisiti di legge;
• che i prodotti e servizi di cui si chiede protezione siano correttamente indicati e appartenenti alla classe richiesta.

Se ci sono delle criticità, l’ufficio invia comunicazioni ufficiali (RILIEVI) al domicilio elettivo indicato nella domanda, assegnando tempo per rispondere. In caso di mancata risposta o comunque di risposta che non consente la risoluzione della criticità, l’ufficio procede al rigetto della domanda.

Le domande registrabili vengono pubblicate sul bollettino delle domande registrabili e, chiunque abbia titolo, può opporsi alla registrazione presentando una Procedura di Opposizione alla registrazione del marchio- Opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione.

Le domande che non sono state opposte, vengono registrate.

La procedura Fast Track consente di ridurre i tempi di esame di merito poiché non è necessaria la verifica della corrispondenza tra il numero della classe e i prodotti e servizi indicati, che viene fatta in automatico dal sistema, in fase di deposito della domanda.

Validità del deposito

SETTORIALE

La tutela del Marchio è circoscritta ai prodotti o servizi a cui è collegato che sono indicati nella Classificazione di Nizza.

Attenzione: Le classi sono differenti della classificazione commerciale ATECO.

La tutela è limitata alle classi per cui si fa richiesta e non è possibile ampliare la tutela dopo il deposito della domanda.

E’ possibile chiedere la registrazione del marchio in più classi. I costi variano a seconda del numero delle classi indicate.

TERRITORIALE

Il deposito di domanda di marchio italiana, vale solo sul territorio italiano.

È possibile richiedere una tutela con validità su tutto il territorio dell’Unione Europea effettuando un deposito di domanda di marchio europeo, direttamente presso l’ufficio europeo EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/it)

TEMPORALE

Il marchio ha validità 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato all’infinito ogni 10 anni.

Cosa può essere tutelato come marchio?

In attesa dell’emanazione delle circolari che disciplineranno le tipologie di marchi di recente definizione, possono costituire oggetto di registrazione come marchio  tutti i segni: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche purché siano atti a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa  da  quelli di altre imprese; e b)  ad  essere  rappresentati  nel  registro  in  modo  tale   da consentire alle autorità competenti ed al  pubblico  di  determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della  protezione  conferita  al titolare.». (art.7 CPI).

Cosa non può essere registrato?

1.Ritratti di persone, nomi e segni notori se non è prestato il consenso

2. Stemmi, bandiere ed altri simboli che rivestono interesse pubblico;

3. Marchi contenenti parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici;

4. Stemmi di partiti politici;

5. Segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (ai sensi del Codice Penale e delle leggi penali);

6. Indicazioni geografiche (artt. 29-30 CPI);

7. Riproduzioni di opere d’arte o di beni culturali.

Il marchio è un “segno” usato per identificare i prodotti/servizi di una impresa e distinguerli da quelli della concorrenza.

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa  da  quelli di altre imprese; e ad  essere  rappresentati  nel  registro  in  modo  chiaro tale   da determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della  protezione  conferita  al titolare.

Il codice indica che il marchio deve:

• Avere capacità distintiva: non può limitarsi a parole che facciano capire unicamente il tipo di attività svolta o di prodotto (art. 13 CPI) - ad esempio non è possibile registrare Accademia Danza Roma se la mia attività è una scuola di danza a Roma.
• Essere lecito: non può essere in contrasto all’ordine pubblico e non deve violare le disposizioni di legge (14 CPI) - ad esempio non è possibile depositare un marchio che istighi alla violenza.

In base agli elementi che lo compongono il marchio può distinguersi in :

• marchio denominativo, che è costituito solo da parole
• marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia. Ai fini del deposito si considera figurativo anche il marchio misto (composto da parole e elementi figurativi)
• marchio di forma o tridimensionale, che è costituito da una forma tridimensionale e che può comprendere i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto
• marchio sonoro che è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni
• marchio di movimento, caratterizzato da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio
• marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagine e di suono
• marchio a motivi ripetuti,
• marchio di posizione,
• marchio olografico, costituito da elementi con caratteristiche olografiche.

I marchi sonoro, di movimento, multimediale e olografico sono di recente introduzione nella disciplina nazionale; apposite circolari esplicative di prossima emanazione forniranno le informazioni necessarie per un loro corretto deposito.

Si pubblica l’aggiornamento in vigore dal 1° gennaio 2021 dell’11° edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani (comunemente denominata “Classificazione di Nizza”).

La Classificazione è stata istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979. Ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono registrati.

L’utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio anche per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall'Ufficio Internazionale di WIPO/OMPI (l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), in virtù dell’ Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Regolamento comune ad Accordo e Protocollo, come pure per la registrazione dei marchi effettuata dall'Ufficio marchi del Benelux (BBM), l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (marchi, disegni e modelli) (EUIPO), l’Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) e l’Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO). La classificazione di Nizza è inoltre applicata da diversi Paesi che non sono membri dell’Accordo di Nizza. 

Con cadenza annuale il Comitato degli Esperti sulla Classificazione di Nizza, che si riunisce a Ginevra presso WIPO/OMPI, decide sui necessari aggiornamenti alla classificazione stessa, in base alle esigenze di mercato e degli utenti. 

Si rende disponibile all'utenza la versione aggiornata della 11^ Edizione contenente:

• allegato 1- Introduzione alla Classificazione di Nizza: elenchi dei Paesi che utilizzano la classificazione di Nizza; estratto del testo integrale dell’ Accordo di Nizza, Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid in lingua italiana;
• allegato 2- Guida all'utente contenente: guida alla classificazione dei prodotti e servizi; lista dei Titoli delle Classi e note esplicative utili per il corretto utilizzo della Classificazione; 
• allegato 3- Volume 1 - Prodotti e servizi elencati in ordine alfabetico ( nuovi termini in verde e variazioni in arancione);
• allegato 4- Volume 2 - Prodotti e servizi elencati in ordine di classe (nuovi termini in verde e variazioni in arancione);
• allegato 5- Linee Guida OMPI per la classificazione di prodotti e servizi nelle domande di  marchio internazionale. 

Al fine di identificare al meglio la classe di appartenenza di un determinato prodotto/servizio sono disponibili le seguenti banche dati:

- MGS – Madrid Goods and Services Manager a cura dell’OMPI

  Al link: https://webaccess.wipo.int/mgs/

- TMClass a cura di EUIPO     

  Al link: http://tmclass.tmdn.org/ec2/

Dal 1995 è operativo l’Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (o Community Plant Variety Office - CPVO) attualmente situato ad Angers in Francia. È un’agenzia dell’Unione Europea responsabile dell’esame e della concessione delle privative di varietà vegetali valide in tutti i 27 Paesi dell’UE

I requisiti per la proteggibilità di una varietà vegetale a livello comunitario, previsti dal Regolamento 2100/92 CEE, sono gli stessi previsti dalla normativa italiana. Le istruzioni per il deposito di una domanda di privativa e la modulistica sono disponibili sul sito internet del CPVO. La privativa comunitaria dura fino al venticinquesimo anno successivo alla concessione del diritto e fino al trentesimo anno in caso di varietà di vite o di specie arboree.     

Le domande di protezione di una varietà vegetale possono essere inviate direttamente a:

 Community Plant Variety Office (CPVO)

• 3 Boulevard Maréchal Foch
• CS 10121
• 49101 ANGERS CEDEX 2 - FRANCE

Il PCT (Patent Cooperation Treaty) o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti è un trattato multilaterale gestito dal WIPO (World Intellectual Property Organization), al quale oggi aderiscono 153 Stati Contraenti (la lista completa degli stati aderenti è disponibile al link http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html).

Il Trattato ha lo scopo di facilitare la richiesta di protezione per una invenzione simultaneamente in più paesi, depositando un’unica domanda internazionale di brevetto presso l’Ufficio Ricevente (RO) di uno degli Stati membri, anziché diverse domande nazionali/regionali presso gli Uffici competenti di ciascuno di essi.

La procedura PCT si articola in due fasi: una prima “fase internazionale” ed una successiva “fase nazionale” (o regionale) per ogni ufficio estero di interesse.

L’esame formale, la ricerca internazionale e, facoltativamente, l’esame internazionale preliminare sono effettuati una volta sola per tutti i Paesi durante la FASE INTERNAZIONALE.

Nell’ambito della FASE NAZIONALE si svolge invece l’esame di merito per la concessione del brevetto, il quale resta di esclusiva competenza dell’Ufficio nazionale o organizzazione regionale designati nella domanda internazionale. L’ingresso nella fase nazionale (o regionale) è di norma differito sino al 30° mese dalla data di primo deposito o di priorità; questo differimento è un apprezzabile vantaggio per valutare, con maggiori elementi di giudizio, la convenienza a continuare la procedura nei paesi di interesse.

Per meglio guidare l’utente nella comprensione del percorso di internazionalizzazione delle domande di brevetto ai sensi del trattato PCT, l’UIBM ha predisposto la seguente INTRODUZIONE AL PATENT COOPERATION TREATY di cui è suggerita la lettura insieme alla PCT Applicant’s Guide di WIPO presente al link: https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html.

FASE INTERNAZIONALE (UIBM come Ufficio Ricevente)

• Deposito di una domanda internazionale di brevetto

FASE NAZIONALE (UIBM come Ufficio Designato o Eletto)

• Via italiana per domande PCT

Deposito di una domanda internazionale di brevetto

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi opera come Ufficio ricevente italiano per la ricezione delle domande internazionali di brevetto (PCT) in cui almeno uno dei richiedenti del deposito abbia nazionalità italiana o sia residente in Italia.

Gli utenti che effettuano il deposito di una domanda internazionale rivendicando la priorità di una o più domande italiane, purché depositate da oltre 90 giorni, hanno la possibilità di scegliere il deposito in modalità telematica tramite la piattaforma ePCT.

Per tutte le altre domande è invece necessario richiedere ai sensi dell’art. 198 del CPI il rilascio del nulla osta militare e, pertanto, devono essere depositate obbligatoriamente in modalità cartacea.

L’UIBM ha predisposto delle guide utili per la comprensione dell’iter di una domanda internazionale di brevetto:

1. DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE DI BREVETTO
2. REQUISITI FORMALI DEI DOCUMENTI BREVETTUALI
3. GUIDA AL DEPOSITO TELEMATICO (ePCT)
4. COMPILAZIONE DEL MODULO PCT-RO-101 (DEPOSITO CARTACEO)

4.1  ESEMPIO PCT-RO-101 COMPILATO

4.2 MODULO REQUEST PCT-RO-101 EDITABILE * (1° luglio 2020)

5. RICHIESTA DEL DOCUMENTO DI PRIORITA'
6. PCT DIRECT LETTER
7. IMPORTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TASSE PCT

(*) Il modulo “Request” PCT/RO/101 è disponibile in ulteriori lingue sul sito del WIPO al link: https://www.wipo.int/pct/en/forms/

Si informano gli utenti che l’UIBM utilizza una mailing list a cui sono indirizzati periodicamente dei messaggi informativi sulle novità riguardanti il deposito delle domande internazionali di brevetto (PCT) presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Gli utenti interessati sono pregati di comunicare il proprio consenso all'inserimento in elenco scrivendo all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Via italiana per domande PCT

Con il Decreto Ministeriale del 13 Novembre 2019 è stata data attuazione alla riforma dell’articolo 55 del Codice della Proprietà Industriale che consente  al titolare di una domanda internazionale di brevetto che abbia designato l’Italia di avvalersi della procedura di esame e concessione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Per le domande internazionali di brevetto depositate dal 1° Luglio 2020 è, infatti,  possibile richiedere l’ingresso in fase nazionale (in alternativa alla via regionale europea) per ottenere la concessione di un brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità in Italia.

L’adozione della procedura nazionale richiede la previa designazione dell’Italia all’interno della domanda internazionale di brevetto.

La fase nazionale si apre con il deposito della traduzione in lingua italiana della domanda internazionale, come pubblicata, entro il termine di 30 mesi dalla data di deposito della domanda PCT o dalla data di priorità (se rivendicata).

I requisiti per l’ingresso delle domande internazionali di brevetto nella fase nazionale di esame presso l’UIBM sono definiti nel menzionato Decreto Ministeriale. Ulteriori indicazioni sulle modalità di deposito di tali domande presso l’UIBM sono contenute nella Circolare n. 610 del 2 Luglio 2020.

Il deposito può essere effettuato in modalità telematica tramite il portale dei servizi online dell’UIBM, https://servizionline.uibm.gov.it, selezionando, rispettivamente, le tipologie:

- “domanda di brevetto per invenzione industriale da PCT. Richiesta di ingresso in fase nazionale”

- “domanda di brevetto per modello di utilità da PCT. Richiesta di ingresso in fase nazionale”

E’ possibile depositare la domanda per l’ingresso nella fase nazionale anche in modalità cartacea, presso le Camere di Commercio, utilizzando gli appositi moduli di domanda:

-      Modulo INV-PCT

-      Modulo MU-PCT

Il certificato di protezione complementare è un titolo che permette di prolungare la durata di un brevetto di base relativo ad uno specifico prodotto medicinale o fitosanitario. Lo scopo di questa ulteriore protezione è quello di recuperare il tempo assorbito dalla procedura autorizzativa per l’immissione in commercio del prodotto. Infatti, per l’immissione in commercio di un nuovo prodotto medicinale o fitosanitario è necessario che siano effettuate rispettivamente dall’autorità preposta al controllo dei farmaci (l’Agenzia Italiana del Farmaco: AIFA/ l’Agenzia Europea per i Medicinali: EMA) o dal Ministero della Salute tutte le valutazioni necessarie (sulla base di studi pre-clinici, clinici ed esami chimici e tossicologici) al fine di assicurarne i requisiti di efficacia e sicurezza per la salute umana e/o animale o per l’ambiente.

Pertanto, dalla data di presentazione della domanda di brevetto a quella di rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del prodotto possono trascorrere anche numerosi anni che andrebbero a ridurre drasticamente la possibilità di sfruttamento esclusivo dell'invenzione.

La concessione dei certificati di protezione complementare è disciplinata dal Regolamento 1768/92/CE, oggi 469/2009/CE per i prodotti medicinali (CCP) e dal Regolamento 1610/96/CE per i prodotti fitosanitari (CCPF).

Sulla base della suddetta normativa comunitaria, la durata del certificato è pari al tempo trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e la concessione della prima autorizzazione all’immissione in commercio del relativo prodotto in uno stato della Comunità, sottratto di cinque anni. Ad ogni modo il certificato non può mai avere una durata superiore a cinque anni a decorrere dalla scadenza del brevetto di base.

Il certificato di protezione complementare rilasciato in Italia in accordo alla normativa comunitaria esplica i suoi effetti all’interno dei confini dello stato Italiano. Il bollettino dei depositi e delle concessioni dei certificati di protezione complementare è pubblicato al seguente link:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/bollettini-ccp-ccpf

Il 1° luglio 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/933 che ha modificato il Regolamento (CE) n. 469/2009 prevedendo alcune eccezioni alla tutela prevista dal certificato di protezione complementare per i medicinali, con l’espresso obiettivo di promuovere la competitività delle industrie di farmaci generici e biosimilari aventi sede nel territorio dell’UE.

Infatti, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, ai fabbricanti con sede nel territorio dell’Unione non era consentito produrre medicinali generici e biosimilari nemmeno ai fini dell'esportazione in paesi terzi in cui il prodotto originale non godeva di alcuna protezione. Diversamente in tali paesi la domanda di mercato poteva essere liberamente soddisfatta da produttori esteri, non soggetti ad analoghe restrizioni.  Inoltre, ai fabbricanti con sede nell’Unione era impedito - nel periodo di vigenza del certificato - avviare la produzione di medicinali generici e biosimilari al fine di realizzare scorte da immettere tempestivamente nel mercato interno immediatamente dopo la scadenza del relativo certificato.

Per sostenere la competitività dei fabbricanti con sede nel territorio dell’UE, il Regolamento (UE) 2019/933 ha introdotto per questi la possibilità di produrre una versione generica o biosimilare di un medicinale protetto da certificato durante il periodo di validità dello stesso, circoscrivendo l’applicazione della deroga per la fabbricazione (il c.d. SPC manufacturing weaver), ai seguenti casi:

• ai fini dell’esportazione in un mercato non appartenente all'UE in cui la protezione conferita dal certificato sia scaduta o non sia mai esistita;
• ai fini della creazione, nei sei mesi precedenti la scadenza del certificato, di uno stock destinato ad essere immesso nel mercato dell’UE immediatamente dopo la scadenza del certificato (il c.d. day-1 launch)

Il regolamento prevede inoltre che il produttore di medicinali generici e biosimilari adempia alcuni obblighi informativi entro tre mesi dall’inizio della produzione al titolare del certificato (devono ad esempio essere comunicate la finalità della fabbricazione, il nome e l’indirizzo del fabbricante, il n. del certificato di riferimento) e all’Autorità nazionale competente per la proprietà industriale (in Italia l’UIBM), utilizzando l’apposito form allegato al Regolamento (UE) 2019/933.

Le informazioni notificate dal fabbricante all’autorità competente sono oggetto di pubblicazione.

Il fabbricante è tenuto inoltre ad informare tutti i soggetti coinvolti nella commercializzazione del prodotto che il medicinale oggetto del manufacturing weaver può essere immesso sul mercato solo al di fuori dell'UE. A tal fine, le confezioni di tali medicinali devono essere obbligatoriamente contraddistinte da un apposito logo che indichi chiaramente la destinazione esclusiva del prodotto all'esportazione nei mercati extra – UE.

Fino al 01 Luglio 2022, ovvero per i primi tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento, la nuova norma si applicherà ai soli certificati richiesti a partire da tale data.  Successivamente, la deroga sarà estesa anche ai certificati richiesti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, ma che acquistano efficacia dopo tale data.

Richiesta di un certificato di protezione complementare

Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, l’oggetto della tutela del certificato complementare può riguardare il solo prodotto (principio attivo o combinazione di principi attivi) oggetto dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale/fitosanitario corrispondente, per qualsiasi impiego dello stesso in quanto tale.

Il diritto al certificato spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente diritto. Il titolare di più brevetti per uno stesso prodotto non può ottenere più certificati per tale prodotto. Tuttavia, differenti titolari di brevetti riguardanti lo stesso prodotto possono ottenere ciascuno un certificato per tale prodotto.

Il certificato viene rilasciato se:

• Il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;
• Il prodotto non è stato già oggetto di un certificato;
• per il prodotto in quanto medicinale/fitosanitario è stata rilasciata un’autorizzazione di immissione in commercio (AIC) in corso di validità.
• La suddetta AIC è la prima autorizzazione all’immissione in commercio per il prodotto in quanto medicinale/fitosanitario;

Ai fini del deposito di una domanda di certificato sia il relativo brevetto di base che l’autorizzazione di immissione in commercio del medicinale devono essere in vigore.

Modalità di richiesta del Certificato

Ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n.30/2005, la domanda di certificato deve essere presentata presso l’UIBM o una qualsiasi Camera di Commercio oppure depositata per via telematica.  E’ possibile richiedere un certificato in riferimento ad un brevetto di base che sia costituito da un precedente deposito italiano o da un brevetto europeo che sia stato convalidato in Italia.

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla concessione dell’autorizzazione di immissione in commercio del medicinale o del prodotto fitosanitario.

Qualora l’AIC venga concessa prima del rilascio del brevetto, i 6 mesi per la presentazione della domanda di certificato decorrono a partire dalla data di rilascio di quest’ultimo, in quanto l’esistenza di un brevetto in vigore rappresenta uno dei requisiti per la richiesta del certificato.

La domanda di certificato deve contenere:

• Una richiesta per il rilascio del certificato, che contenga il nome e l’indirizzo del richiedente e dell’eventuale mandatario, il numero del brevetto di base ed il titolo dell’invenzione, nonché il numero e la data dell’autorizzazione di immissione in commercio del prodotto e, qualora non sia la prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, anche il numero e la data di questa ultima.
• Una copia dell’autorizzazione di immissione in commercio da cui risulti l’identità del prodotto, il numero e la data dell’autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
• Se l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto non è la prima nella Comunità, si deve allegare l’indicazione dell’identità del prodotto così autorizzato e la disposizione giuridica in forza della quale è avvenuto il procedimento di autorizzazione, nonché una copia della sua pubblicazione nell’organo ufficiale appropriato.

Certificato Complementare di protezione (CCP)

Il richiedente dovrà inoltre allegare un attestato di versamento della tassa di deposito della domanda di certificato. 

In Italia, in armonia con i principali paesi aderenti alla European Patent Convention, i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale. Tuttavia, un software può essere brevettato se presentato come un “metodo”, o come “mezzo tecnico che implementa un metodo”.

Si parla, infatti, di “invenzioni implementate tramite computer” (“computer implemented inventions”), e non di brevetti di software. E’ fondamentale che vi sia un effetto tecnico derivante dall’esecuzione del programma per elaboratore che vada oltre la normale interazione fra programma e computer. L’effetto tecnico ulteriore dell’azione del software può essere riscontrato sia all’esterno del PC (ad esempio in sistemi di controllo di processi/apparecchiature), sia all’interno del PC stesso (ad esempio, nella gestione dei dati nella memoria del computer oppure nella gestione delle risorse hardware). Sono dunque brevettabili software che elaborano dati tecnici (e non entità numeriche astratte), quali: elaborazione di immagini, compressione di dati, soppressione di rumore, codifica/decodifica.

In aggiunta i programmi per elaboratore sono protetti dal diritto d’autore, in qualsiasi forma siano espressi, purché originali, cioè risultato di creazione intellettuale dell’autore. La protezione è relativa al programma espresso nel suo codice sorgente, al relativo output (suoni, parole o immagini: ad esempio nei videogiochi) nonché alle interfacce con l’utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l’utente all’intervento sui comandi dell’elaboratore).  L’autore avrà la facoltà esclusiva di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire il programma stesso.

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